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アメリカ商標法 ~法体系の理解と出願手続~

アメリカ商標法が、日本商標法と異なるところがたくさんあるってのはよく話がでます。何が違うって話もよくありますが、そもそも何が違うって話になると・・・っていう方もいらっしゃるように思います。例えば、「コモンロー」って何?と聞かれると・・・ってことないですか?そこで、事務所のサイトで掲載されている太田先生の資料なんてどうでしょう。さっと目を通せますし、いいんじゃないですか。(太田先生、PartIIの作成をよろしくお願いします!)

www.kitapat.com/libraly/USP-TM.pdf

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.13 2010 アメリカ comment0 trackback0

アメリカ登録商標のサーチエンジン (USPTO以外)

アメリカ特許商標庁(USPTO)のサイト(http://www.uspto.gov/)では日本特許庁と同様に商標検索が可能です。

その他にもご存知かもしれませんが、Trademarkia(http://www.trademarkia.com/)というのがあります。アメリカ特許商標庁以外の商標検索サイトという以外にも、活用方法があります。それは、・・・。

Trademarkiaについては、以下の紹介をご参照ください。

http://jp.techcrunch.com/archives/20090927from-the-tc50-demopit-trademarkia-tm-simplifies-trademark-search/


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.13 2010 アメリカ comment0 trackback0

アメリカにおける標準文字の取り扱い

使用主義を採用しているアメリカで商標登録を目指すに際して、標準文字(Standard character)を主張して商標を出願する場合、大文字と小文字の組み合わせで悩むことありませんか?例えば、日本では頭文字は大文字ですが、それ以外は小文字で表示したりすることが多くあります。そんな場合、その態様で出願するのがいいのでしょうか。

アメリカ出願の場合、使用している態様又は使用を予定している態様で出願するのが原則です。しかし、標準文字を主張する場合、原則、大文字のみからなる態様で標準文字を主張することをお勧めします。

その理由は、以下のとおりです。

(1)大文字のみからなる態様で標準文字を主張した場合、

どのような態様でもOKです。具体的に言うなら、大文字態様の使用はもちろんのこと、原則、大文字と小文字の組み合わせ使用、小文字態様の使用でも、登録商標の使用と認められます。

(2)大文字と小文字の組み合わせで標準文字を主張した場合、

登録商標の使用と認められるためには、実質同一(substantially identical)の商標態様でなければなりません。つまり、大文字と小文字の組み合わせの使用態様でなければ、登録商標の使用として認められない可能性があります。

以上を踏まえて、(I)大文字と小文字の組み合わせに特徴があったり、(II)優先権主張の基礎となる商標の態様が大文字と小文字の組み合わせでない限り、大文字のみからなる態様で標準文字を主張しておくのが得策です。

こんなの知ってるわ!って話かもしれませんが、ご参考になれば幸いです。


.14 2010 アメリカ comment0 trackback0

原則、指定商品・役務の表現で括弧書きは使わない(使えない)!

ご存知の方も多いと思いますが、アメリカで商標登録するに際して、原則、指定商品・役務の表現に括弧書き(parentheses & brackets)は使えません。もし括弧書きを使って商品・役務を記載するとOffice Actionの対象となります。具体的には、括弧書きを使用した商品・役務については補正が命じられます。(マドプロルートでだすと、日本特許庁がチェックした後、WIPOも認めたのに、アメリカで受け入れられないということが起こります。)

では何故、原則、丸括弧や角括弧の使用が認められていないかというと、審査基準(Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) - 6th Edition )の1402.12(Parentheses and Brackets Should Not be Used in Identifications of Goods and Services)に書いてあります。

大雑把に言うと、アメリカの場合、登録後に維持されなかった商品・役務は、括弧書き(parentheses or brackets)で記載されているのです。その結果、指定商品を表示する際に使用するとややこしいってのが理由です。継続使用に関する8条の宣誓供述書、更新時等に使用しておらず、維持できなかった商品・役務については括弧書きで記載されています。ただし、 第15類の商品「obi (Japanese sash)」等は認められています。括弧書きは商品について追加情報を提供しているにしぎませんので。

詳細規定に関心のある方はhttp://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1400.htmの1402.12をチェックしてみてください。

.10 2010 アメリカ comment0 trackback0

ローマ字/カタカナの2段書き商標を本国登録としてローマ字商標を出願

日本企業がアメリカへ商標登録出願する場合、一般的には、1)本国登録に基づく出願、2)使用意思に基づく出願、又は3)マドプロ経由の出願というパターンが多いのではないでしょうか。

さらに、日本企業の場合、アメリカ出願をする前に日本で商標を出願又は登録をしている場合が多いのではないでしょうか。それも、文字商標の場合、ローマ字とカタカナの2段書き商標だったりしませんか。しかし、外国でその態様を使用しないからという理由で、安直に1)本国登録に基づく出願、又は、3)マドプロ経由の出願を簡単に断念し、2)使用意思に基づく出願としていることはありませんか?

改めて、Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) - 6th Edition(http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/)に目を通してみました。すると、TMEP1011.02に使えそうな規定を見つけました。

If the foreign application or registration covers a series of distinct marks, the applicant must file separate applications in the United States to register each of the marks the applicant wishes to register in the United States. For example, some countries permit registration of several versions of a mark in a single application. In the United States, separate applications are required. The drawing in the United States application must show only one mark. 37 C.F.R. §2.52; TMEP §807.01.

大雑把に言うと、1出願は、1商標に限ることを規定しているものです。さらに言うなら、外国出願又は登録が識別力のある商標の連続商標を含んでいる場合、アメリカではそれぞれについて出願する必要がありますよって書いています。つまり、日本にはシリーズ商標の制度はありませんが、英文字とカタカナのそれぞれを商標と考えれば(実際、日本ではそんな扱いじゃないですか?)、英文字のみをアメリカに出願できるって読めませんか?

ご承知のとおり、1)本国登録に基づく出願と2)使用意思に基づく出願の両方をクレームして、最終的に選択する時点で1)本国登録に基づく出願が認められれば、使用証明の提出は不要になります(これは、結構、手間及び費用面のメリットと見ています。)また、本国で広範囲の登録に成功している場合、支障になる先行商標がなければ、とりあえず、その範囲で登録できる可能性があります。(実際に、ローマ字とカタカナの二段書きを本国登録として、ローマ字のみを連邦登録している事例があります。)

アメリカの場合、権利行使等に当たっては、最終的にアメリカで使用していなければ価値はありませんが、何はともあれ、連邦登録を目指す場合、上述の方法を試みるのも選択肢として考えれるのではないでしょうか。
.08 2010 アメリカ comment0 trackback0
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